In tema di nullità di marchio per difetto di novità ex art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i., il rischio di confusione fra segni va valutato in astratto, tramite il raffronto tra i segni come registrati, per i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni, prescindendo dalle concrete modalità di utilizzo degli stessi, dalla loro conoscenza presso i consumatori e dalla loro notorietà.

Fatti

La questione sottoposta al vaglio della Cassazione vede contrapposte società operanti in settori distinti, le prime, attrici in primo grado, titolari di un marchio utilizzato per la commercializzazione di capi di abbigliamento giovanile casual e, la seconda, convenuta in primo grado, titolare di un marchio utilizzato nell'ambito dei servizi di investigazione e recupero crediti.

Le attrici agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano formulando domanda di accertamento della nullità del marchio di titolarità della convenuta per classi merceologiche diverse dalla 35.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda delle attrici di accertamento della nullità del marchio della convenuta, sia pure limitatamente alla classe 35, in ragione della preesistenza del loro marchio, avuto riguardo all'identità dei segni e delle classi merceologiche interessate da entrambe le registrazioni, respingendo le altre domande.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della nullità per classi diverse dalla 35, del marchio italiano di titolarità della convenuta, nonché di tutela del segno di titolarità delle attrici come marchio forte o rinomato o per violazione del diritto d'autore, di accertamento della contraffazione del marchio europeo asseritamente realizzata dalla convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per concorrenza sleale. Veniva invece accolto l'appello incidentale della convenuta e respinta la domanda di nullità sia pure parziale, solo limitatamente alla classe 35.

In particolare, la Corte di Appello:

• osservava come non vi fosse alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti, contraddistinti con il marchio di titolarità dell'originaria convenuta, e i capi di abbigliamento giovanile casual, commercializzati dalle società con il marchio da queste vantato, ritenendo che fosse rimasta indimostrata la tutela ultramerceologica (anche per classi diverse dalla 35) invocata dalle originarie attrici, che presupponeva la rinomanza del segno;
• precisava come la tutela contro la contraffazione dei marchi fosse configurabile solo tra prodotti identici o affini e che l'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non fosse vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella medesima classe merceologica, richiedendosi a tal fine l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati;
• confermava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che il disegno costituente il marchio a "forma d'aquila" delle società attrici fosse dotato di elementi di creatività richiesti ai fini della sua tutelabilità ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. c) c.p.i.

Le attrici in primo grado proponevano quindi ricorso per Cassazione avverso la suddetta decisione denunciando, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i. per aver la sentenza impugnata escluso la nullità del marchio di titolarità della convenuta anche relativamente alla classe 35 (domanda invece accolta dal Tribunale).

La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 280/2025, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, osservando quanto segue:

• ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• la disposizione di cui all'art. 12 c. 1 lett. d) c.p.i. riflette il principio espresso dall'art. 5 della Dir. UE 2436/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e con la disposizione, a quest'ultima analoga, contenuta nell'art. 8 del Reg. UE 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea in tema di impedimenti relativi alla registrazione;
• quando un marchio viene registrato il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché, ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell'impedimento alla registrazione previsto nelle predette disposizioni, occorre verificare se esista un rischio di confusione con il marchio anteriore dell'opponente in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato (CGUE 12 giugno 2008 C-533/06, O2 Holdings ET O2 UK);
• nel giudizio di novità di un marchio rispetto a un segno anteriore il confronto tra i marchi va, dunque, effettuato tra i segni come registrati e i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni, per cui le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (cfr. CGUE 15 marzo 2007 C-171/06, P, Quantum);
• il giudizio di novità è un giudizio in astratto, nel senso che si deve basare su un raffronto tra i segni come registrati che prescinde totalmente dal loro uso e dalle modalità di esso e, dunque, a prescindere dall'estensione e dall'intensità della sua conoscenza presso i consumatori, ed eventualmente anche in assenza di qualsiasi uso e conseguente notorietà, salvo il limite della decadenza per non uso;
• nel giudizio di contraffazione - cui si riferisce la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata - l'accertamento del rischio di confusione è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.