Già oggetto della nota sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 marzo 2018 (causa T-1/17), la vicenda del marchio “La Mafia SE SIENTA A LA MESA” è tornata recentemente di attualità alla luce di un nuovo sviluppo a livello nazionale, in Spagna. Con decisione resa nel febbraio 2026, nell’ambito del procedimento di nullità NUL/0025/2025, l’Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi (Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM) ha infatti dichiarato la nullità del marchio denominativo spagnolo n. M2326550 registrato per servizi di ristorazione e ospitalità.

La decisione, adottata su istanza della Repubblica italiana, si pone in linea di continuità con l’orientamento già espresso in sede europea, rafforzandone al contempo la portata applicativa sul piano nazionale. Essa offre, pertanto, l’occasione per tornare a riflettere sui limiti alla registrabilità dei segni distintivi che evocano fenomeni criminali.

Il precedente europeo: la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 marzo 2018 (T-1/17)

Il punto di partenza per l’analisi della vicenda è rappresentato dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 marzo 2018 (causa T-1/17), resa nel procedimento promosso da La Mafia Franchises, SL, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), sempre con intervento della Repubblica italiana. Il ricorso aveva ad oggetto la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 ottobre 2016 (procedimento R 803/2016-1), relativa alla dichiarazione di nullità del marchio europeo figurativo “La Mafia SE SIENTA A LA MESA”, depositato il 30 novembre 2006 da La Honorable Hermandad, SL, alla quale è succeduta La Mafia Franchises, SL, per le classi 25 (calzature, abbigliamento, t-shirt, cappelli), 35 (servizi di consulenza e gestione aziendale, franchising, pubblicità) e 43 (servizi di ristorazione) della Classificazione di Nizza e utilizzato.

Con decisione confermata dal Tribunale dell’Unione europea, il marchio è stato dichiarato nullo in quanto ritenuto contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 7 par. 1 lett. f) Reg. UE 2017/1001. L'analisi si è fondata su una valutazione complessiva del segno, mettendo in evidenza una pluralità di elementi rilevanti.

In primo luogo, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante all’elemento denominativo “La Mafia”, considerato dominante all’interno del segno sia per la sua posizione centrale che per le dimensioni del carattere, rispetto alla frase "SE SIENTA A LA MESA" e all'immagine della rosa rossa.

Tale espressione è stata giudicata come un riferimento diretto e inequivocabile a un’organizzazione criminale responsabile di attività particolarmente gravi, quali traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, corruzione e violenza, idonee a ledere i valori fondamentali su cui si fonda l'Unione Europea, quali la dignità umana e la libertà. Il Tribunale ha altresì sottolineato come la lotta alla criminalità organizzata costituisca un obiettivo primario non solo per l'Italia ma per l'intera Unione. Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che l’associazione de termine “La Mafia” con l’espressione “SE SIENTA A LA MESA”, evocativa di un contesto conviviale e positivo, fosse idonea a trasmettere un’immagine globalmente favorevole del fenomeno mafioso, banalizzandone la portata criminale. Proprio tale effetto di normalizzazione è stato ritenuto incompatibile con i valori di rispetto della dignità umana e della libertà sanciti dall’art. 2 TUE e dagli artt. 2, 3 e 6 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la valutazione della contrarietà all’ordine pubblico deve essere effettuata con riferimento alla percezione di una persona ragionevole, dotata di una soglia media di sensibilità e tolleranza, e non sulla base dell’intenzione soggettiva del richiedente o dell’eventuale successo commerciale del segno. In tale prospettiva, sono state ritenute irrilevanti sia le argomentazioni relative al richiamo culturale alla saga cinematografica “Il Padrino”, sia l’esistenza di altri marchi contenenti il termine “mafia”.

La pronuncia ha così chiarito che il diritto dei marchi non è neutro rispetto ai contenuti veicolati dai segni distintivi, ma deve essere interpretato alla luce dei valori fondamentali dell’ordinamento europeo, impedendo la registrazione di segni che possano risultare offensivi o lesivi dell’interesse generale.

Sebbene la sentenza del 2018 abbia annullato il marchio a livello europeo, essa non ha prodotti effetti diretti sulle registrazioni nazionali, consentendo alla catena di ristorazione di continuare ad operare in Spagna sulla base del proprio marchio nazionale.

Il nuovo sviluppo: la decisione dell’OEPM del 2026 (NUL/0025/2025)

Con istanza presentata il 18 febbraio 2025, la Repubblica italiana ha promosso un procedimento di nullità (NUL/0025/2025) nei confronti del marchio denominativo spagnolo n. M2326550 “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, depositato il 21 giugno 2000 e registrato per servizi di ristorazione e ospitalità, sostenendo la contrarietà del segno all’ordine pubblico e al buon costume in quanto evocativo di un’organizzazione criminale operante a livello internazionale, inclusa la Spagna.

A sostegno della domanda, la Repubblica Italiana ha prodotto documentazione attestante la presenza storica della criminalità organizzata nel territorio spagnolo (fin dagli anni ’80), nonché riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi al contrasto del fenomeno mafioso.

Il titolare del marchio ha, per contro, sostenuto che il segno trarrebbe origine da un libro di ricette e che dovesse essere interpretato alla luce della percezione del pubblico spagnolo al momento del deposito (anni 2000), invocando altresì il diritto alla libertà di espressione e osservando che il termine “mafia” è utilizzato anche in altri ambiti, come quello audiovisivo o letterario, e che il pubblico spagnolo lo percepisce come riferimento a un fenomeno culturale piuttosto che a un’organizzazione criminale.

La fase contraddittoria si è conclusa il 17 febbraio 2026, con successiva pubblicazione della decisione nel Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (B.O.P.I.) del 24 febbraio 2026.

Nel valutare la domanda di nullità, l’OEPM ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea, confermando che la registrabilità di un marchio deve essere esaminata con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito. L’Ufficio ha tuttavia riconosciuto che, in circostanze eccezionali, possono essere prese in considerazione anche situazioni sopravvenute idonee a incidere sull’ordine pubblico o sui principi etici e morali fondamentali (caso BIN LADIN, ricorso n. 176/2004 della Commissione di Ricorso dell’EUIPO), al fine di evitare il mantenimento in registrazione di segni il cui uso risulti contrario ai valori essenziali dell’ordinamento (sentenze del Tribunale dell’Unione europea, T-1/17, La Mafia se sienta a la mesa, del 15 marzo 2018; T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, del 12 dicembre 2019; e T-178/20, Bavaria Weed, del 12 maggio 2021).

L’OEPM ha inoltre ribadito che i concetti di ordine pubblico e buon costume costituiscono nozioni giuridiche indeterminate, il cui contenuto deve essere definito alla luce dei principi e dei valori fondamentali della società in un determinato momento storico, secondo i criteri progressivamente elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, l’ordine pubblico è stato ricondotto all’insieme dei diritti fondamentali, delle libertà costituzionali e dei principi essenziali riconosciuti sia a livello nazionale sia a livello dell’Unione europea, tra cui la dignità umana, la libertà e lo Stato di diritto.

Su tali basi, e in linea con l’orientamento già espresso dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 15 marzo 2018, l’OEPM ha ritenuto che il marchio in esame fosse idoneo a trasmettere un’immagine banalizzante o addirittura favorevole del fenomeno mafioso, accogliendo integralmente la domanda di nullità per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume ai sensi dell’articolo 5.1.f) della Ley de Marcas. In coerenza con tale impostazione, l’Ufficio ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni del titolare del marchio fondate sulla diffusione culturale del termine “mafia”, sulla presunta neutralità della percezione del pubblico o sull’esistenza di segni analoghi, escludendo altresì che il richiamo alla libertà di espressione possa giustificare la registrazione di un segno contrario ai valori fondamentali dell’ordinamento.

A tal riguardo, l’OEPM ha ribadito che l’elemento denominativo “La Mafia” fa riferimento a livello globale a un’organizzazione criminale reale, di origine italiana, che ha esteso le proprie attività a diversi Paesi, tra cui la Spagna, e le cui condotte – come già evidenziato dal Tribunale dell’Unione europea – violano i valori fondamentali su cui si fonda l’Unione, in particolare il rispetto della dignità umana e della libertà. Il titolare del segno ha sostenuto, tuttavia, che il pubblico spagnolo non assocerebbe il termine “La Mafia” a un’organizzazione che promuove attività illecite, dal momento che tale espressione è stata ampiamente diffusa attraverso il cinema e la letteratura. Tale argomentazione è stata disattesa, sul rilievo che la realizzazione di film o libri che narrano fatti o aspetti quotidiani relativi a un’organizzazione criminale non esclude che la normativa applicabile vieti la registrazione di segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

In definitiva, il segno controverso è stato ritenuto contrario sia all’ordine pubblico sia al buon costume, con conseguente accoglimento della domanda di nullità e annullamento del marchio. La decisione dell’OEPM del 2026, in continuità con la pronuncia del Tribunale dell’Unione europea del 2018, conferma che il divieto di registrazione dei segni contrari all’ordine pubblico e al buon costume costituisce uno strumento essenziale per impedire che il sistema delle privative industriali sia utilizzato per legittimare o banalizzare fenomeni criminali di particolare gravità.

Fonte: Decisione dell’OEPM del 2026 (NUL/0025/2025)