Riforma del Codice della Proprietà Industriale: quali sono le novità?

Di seguito una descrizione degli aspetti più importanti delle modifiche introdotte al Codice della Proprietà Industriale dalla recente Legge 102/23.

Nuovo regime di titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca

La modifica più rilevante attiene al regime di titolarità delle invenzioni create dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Ai sensi dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, nella versione precedente la novella, diversamente da quanto previsto in relazione a qualsiasi altro dipendente privato o pubblico, i diritti esclusivi sull’invenzione brevettabile sviluppata da un ricercatore dipendente di un’università o di un ente pubblico di ricerca erano spettanti al ricercatore e non al datore di lavoro, e ciò anche in caso in cui l’invenzione fosse il risultato dell’attività condotta dal ricercatore nell’esecuzione dei suoi compiti inventivi. La regola (c.d. “professor privilege”), introdotta nel 2001 con l’obiettivo di incentivare la ricerca a livello universitario, è stata criticata sin dalla sua adozione da diversi operatori, incluse le università, che lamentavano il fatto che detto regime comprometteva le loro chance di competere a livello internazionale con le altre università.

La riforma di recente adottata capovolge la regola, assegnando i diritti esclusivi sull’invenzione brevettabile creata dal ricercatore nell’esecuzione di un contratto di lavoro con un’università o un ente pubblico di ricerca agli enti cui appartiene l’inventore. In mancanza di iniziative adottate dall’università o dall’ente pubblico di ricerca entro sei mesi (prorogabili di ulteriori tre mesi) dalla ricezione della comunicazione proveniente dal ricercatore di un’invenzione brevettabile, quest’ultimo ha diritto a depositare la domanda di brevetto a proprio nome.

La nuova regola si applica non solo alle università pubbliche, ma anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), quali ospedali e strutture sanitarie, nonché a organizzazioni che svolgono attività di ricerca e promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Coesistenza di brevetti europei (con effetto unitario o meno) e di brevetti italiani

Per rimanere nel campo dei brevetti, un'altra modifica che può avere un impatto sui titolari di brevetti riguarda il rapporto tra brevetti nazionali e brevetti europei che coprono la stessa invenzione. La nuova versione dell'art. 59 del Codice della Proprietà Industriale, invertendo la regola precedente, prevede che quando per la stessa invenzione sono stati concessi all'inventore o al suo avente causa un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia (sia esso tradizionale o con effetto unitario) con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

Pagamento differito delle tasse di deposito dei brevetti

Infine, sempre per quanto riguarda i brevetti, una modifica che pone rimedio ad uno svantaggio competitivo per chi deposita domande di brevetto in Italia: in caso di deposito di una domanda di brevetto, la nuova disciplina consente di differire, fino a un mese dalla data di deposito, il pagamento delle tasse di deposito. La modifica allinea la procedura dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla prassi della maggior parte gli uffici nazionali e internazionali.

Estensione del divieto di registrazione a segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, la Legge 102/23 ha esteso il divieto di registrazione dei marchi, in quanto decettivi o ingannevoli, ai segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette dalla legislazione italiana o dell’Unione Europea o da accordi internazionali.

Un'altra novità significativa consiste nell'attribuzione agli enti preposti alla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (cioè i consorzi) del diritto di opporsi alle domande di marchio nazionali. In mancanza di un consorzio, tale diritto può essere esercitato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Protezione temporanea di disegni o modelli

Analogamente a quanto già previsto per il design dell'Unione Europea, la Legge n. 102/23 ha introdotto una disposizione volta ad escludere il rischio di "pre-divulgazione", circostanza che priva il disegno o modello della novità e ne impedisce di conseguenza la registrabilità, in ipotesi in cui un disegno o modello sia mostrato durante un’esposizione.  A seguito della novella introdotta dalla Legge n. 102/23, è possibile richiedere la protezione temporanea dei disegni o modelli italiani presenti in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenutasi nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che conceda reciprocità di trattamento. La protezione temporanea decade se la domanda di registrazione del disegno o modello viene presentata decorso un periodo di sei mesi dalla data di esposizione dei disegni o modelli.

Possibilità di azionare i diritti di proprietà intellettuale in occasione di fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute

Nella precedente versione, l'articolo 129 co. 3 del Codice della Proprietà Industriale prevedeva che in ipotesi di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute ritenuti in contraffazione di diritti IP, l’ufficiale giudiziario non potesse procedere al sequestro, ma semplicemente eseguire una descrizione da utilizzare in seguito a fini giudiziali. Con la riforma è stato abrogato il comma 3, divenendo quindi ora possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere l’emissione di un provvedimento di sequestro da eseguirsi per il tramite dell’ufficiale giudiziario direttamente in fiera.

Periodo di riflessione nella procedura di nullità e decadenza dei marchi

A partire dal 9 dicembre 2022, i procedimenti di nullità e decadenza per non uso dei marchi possono essere proposti, oltre che dinanzi all’autorità giudiziaria, anche dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’introduzione di tali procedimenti amministrativi si è tradotto in un risparmio di tempo e denaro per i titolari di marchi. A seguito delle recenti modifiche, in linea con le procedure di opposizione avverso le domande di marchio, la procedura prevede ora un periodo di riflessione di due mesi al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo.