Riforma del Codice Proprietà Industriale: le novità del disegno di legge

Il 18 luglio 2023, la Camera ha approvato il disegno di legge n. 1134 (il “DDL”) contenente modifiche al D.lgs. 30/2005 (“Codice della proprietà industriale” o “c.p.i.”). Il provvedimento si inquadra all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l'adozione di una riforma del Codice della proprietà industriale e degli strumenti di attuazione entro il terzo trimestre del 2023.

Il testo si compone di 32 articoli, suddivisi in tre capi.

Il Capo II (“Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure”) contiene disposizioni di dettaglio e, per lo più, di natura squisitamente procedurale (in ogni caso apprezzabili in quanto finalizzate allo snellimento e alla digitalizzazione di alcune attività innanzi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e alla Commissione dei ricorsi). Considerazioni analoghe valgono per il Capo III (“Norme di coordinamento ed adeguamento”), rispetto al quale ci si limita in questa sede a porre l'accento, alla luce delle notevoli implicazioni di carattere pratico:

1. sull'art. 22 DDL, che ha eliminato il divieto di sequestro dei prodotti integranti la violazione di un diritto di proprietà industriale presenti in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato, rendendo pertanto anche questo rimedio esperibile, analogamente a quanto già previsto per la misura della descrizione (meno invasiva);
2. sull'art. 26 DDL, che ha inserito tra i motivi da porre a fondamento dell'azione di nullità di un marchio registrato, anche l'ipotesi in cui detto marchio sia lesivo dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Le modifiche di maggiore momento sono contenute nel Capo I “Rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale”. Gli interventi principali interessano il sistema brevettuale, la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e i disegni o modelli non registrati esposti in fiera.

Brevetti

Una delle modifiche più significative concerne la titolarità delle invenzioni sviluppate dai ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS). Ai sensi dell'art. 65 c.p.i. ad oggi in vigore, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore (c.d. professor privilege). Si tratta di una normativa speciale introdotta nel 2001 con lo scopo di stimolare la ricerca nelle università e che è stata sin da subito valutata negativamente dalla dottrina: un ricercatore universitario, persona fisica, tipicamente ha una scarsa propensione ad investire risorse nella procedura di brevettazione, con il conseguente rischio che dette invenzioni restino nel cassetto. L'art. 3 del DDL, ribaltando il meccanismo dell'art. 65 c.p.i., attribuisce invece la titolarità delle invenzioni sviluppate dai ricercatori alle strutture di appartenenza di questi ultimi.

La norma, con l'abolizione del vecchio sistema, allinea l'Italia alla maggior parte degli altri Paesi europei e avvicina la ricerca universitaria al mondo delle imprese. Il DDL ha altresì il pregio di chiarire che la disciplina si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che perseguono finalità di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Secondo il nuovo regime, il ricercatore che ha sviluppato un'invenzione brevettabile dovrà comunicare tempestivamente l'oggetto dell'invenzione all'istituto di ricerca, che avrà un termine di sei mesi (prorogabile per un massimo di tre) per effettuare il deposito della domanda di brevetto ovvero comunicare l'assenza di interesse alla brevettazione. In mancanza di deposito della domanda di brevetto da parte della struttura ovvero in caso di comunicazione di assenza di interesse, il ricercatore potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a suo nome.

Sempre con l'obiettivo di incentivare la brevettazione delle invenzioni sviluppate in ambito di ricerca, il DDL prevede l'introduzione dell'art. 65-bis c.p.i., che attribuisce alle università, agli enti di ricerca, agli IRCSS e ad altri organismi di ricerca senza scopo di lucro la possibilità di dotarsi di uffici di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso collaborazioni con imprese.

In materia di brevetti, il DDL contiene infine alcune modifiche su aspetti di carattere procedurale, tra cui:

1. art. 5 del DDL che, modificando l'art. 59 c.p.i., stabilisce che qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi, allo stesso inventore (o suo avente causa) un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario aventi medesima data di deposito o di priorità, allora il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo;
2. art. 7 che, modificando l'art. 148 c.p.i., prevede la possibilità di differire il pagamento delle tasse di deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità fino ad un mese, conservando tuttavia la data di deposito;
3. art. 8 che, modificando l'art. 198 c.p.i., estende le particolari cautele applicabili ai brevetti per invenzione, modello di utilità o topografia che riguardino oggetti “che potrebbero essere utili per la difesa del Paese” anche all'ipotesi in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Il DDL modifica l'art. 14 c.p.i. relativo al requisito della liceità che il marchio deve possedere affinché possa essere registrato. Ebbene, con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, l'art. 1 del DDL estende il divieto di registrazione, in quanto decettivi o ingannevoli, anche ai segni “evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette”.

Sempre in un'ottica di rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, l'art. 15 del DDL adotta una novità particolarmente significativa che consiste nel prevedere la legittimazione a proporre opposizione avverso domande di marchio nazionali anche ai soggetti incaricati di tutelare i diritti derivanti da denominazioni di origine e indicazioni geografiche, ossia i consorzi di tutela, e, in assenza di un consorzio, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Disegni o modelli

Similmente a quanto già previsto per disegni o modelli dell'Unione Europea, viene introdotta, anche per i disegni o modelli italiani, una previsione atta ad escludere il rischio della “pre-divulgazione”, circostanza che priva di novità il disegno o modello e ne impedisce di conseguenza la registrabilità. In seguito alla novella introdotta dall'art. 2 DDL, sarà possibile chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurino in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. Detta protezione temporanea è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy e decade qualora la domanda di registrazione del disegno o modello sia depositata dopo il decorso di un periodo di 6 mesi dalla data di esposizione dei disegni o modelli.