Decadenza e nullità dei marchi registrati in vigore dal 29 dicembre 2022

E' prevista per il 29 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 luglio 2022, n. 180 che, modificando il decreto di attuazione del Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30 (codice della proprietà industriale o c.p.i.), adotta le norme necessarie ai fini dell'effettiva applicazione del procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati a livello nazionale.

Si tratta di un provvedimento che gli operatori del settore attendevano da tempo, posto che le procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi d'impresa nazionali sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che, recependo la Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (c.d. “Pacchetto di riforma marchi”), ha inserito nel Capo IV del Codice della Proprietà industriale la sezione II-bis, rubricata “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” e costituita dagli articoli 184-bis e seguenti.

Le procedure amministrative di decadenza e nullità dei marchi d'impresa sono, tuttavia, rimaste sino ad ora lettera morta, poiché mancavano le norme attuative, che sono state adottate appunto con il decreto ministeriale emanato nel luglio di quest'anno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 novembre 2022.

Con la direttiva del 2015, l'Unione Europea ha inteso attuare un'armonizzazione tra tutti i paesi europei delle procedure di nullità e decadenza dei marchi registrati a livello nazionale, garantendo così ai titolari dei marchi d'impresa una pari opportunità di tutela in tutta Europa.

La procedura prevista dalla direttiva ricalca quanto già previsto nel Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 per le procedure di nullità e decadenza dei marchi dell'unione europea (i marchi cioè che hanno efficacia unitaria nei 27 stati membri della UE) e che si svolgono davanti all'Europea Union Intellectual Property Office (EUIPO). L'EUIPO, peraltro, ha sviluppato in materia una consistente giurisprudenza e prassi applicativa, cui gli uffici nazionali potranno in parte attingere.

Le procedure, che - per quanto riguarda l'Italia - si svolgeranno avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'autorità amministrativa preposta alla concessione dei marchi nazionali e che già gestisce le procedure di opposizione avverso le domande di marchio (le procedure cioè, disciplinate nella sez. II del Codice della Proprietà Industriale, che possono essere promosse nell'ambito del procedimento di registrazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio nel Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa), sono volte ad ottenere la declaratoria di nullità di un marchio nazionale già registrato o alternativamente la decadenza dello stesso.

In estrema sintesi, la decadenza potrà essere fatta valere quando:

• per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva (cd. volgarizzazione del marchio);
• il marchio è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, in ragione del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
• il marchio non è stato fatto oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione o comunque per un periodo ininterrotto di cinque anni.

L'istanza di decadenza può essere presentata da chiunque via abbia interesse.

La nullità potrà essere fatta valere quando:

• il marchio non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 (oggetto della registrazione), 9 (marchi di forma o e non tradizionali), 10, comma 1 (stemmi), 13, commi 1, 2 e 3 (capacità distintiva), 14, comma 1 lett. a), b), c-bis, c-ter, c)-quater, c) quinquies (liceità e diritti di terzi) del c.p.i.;
• il marchio non avrebbe dovuto essere registrato in quanto carente del requisito della novità (preesistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), d), e) ed f) del c.p.i.;
• la domanda di registrazione del marchio è stata presentata da un agente o rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

L'istanza di nullità può essere presentata solo dal titolare del marchio anteriore o del marchio interessato.

Nelle ipotesi di decadenza e novità sopra menzionate, le procedure amministrative in questione si affiancano ai procedimenti giudiziari avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che prima dell'entrata in vigore del regolamento in commento, costituivano l'unica strada per ottenere la declaratoria di nullità e di decadenza dei marchi d'impresa e che, invece, ora, per tutti i motivi di decadenza e per buon parte dei motivi di nullità previsti dalla legge[1], costituiscono una misura alternativa ai procedimenti amministrativi.

I procedimenti amministrativi e quelli avanti l'autorità giudiziaria ordinaria sono alternativi e non cumulabili: il procedimento non potrà infatti essere attivato davanti all'UIBM qualora sia stata presentata contestualmente una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e tra le stesse parti, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le norme che regolano il rapporto tra le due procedure sono contenute nei commi 9, 10 e 11 dell'art. 184-bis del c.p.i..

Rispetto ai procedimenti giurisdizionali, le nuove misure si caratterizzano per i tempi brevi della procedura, gli oneri contenuti e l'adozione di procedure semplificate. L'obiettivo è di semplificare e accelerare la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio, indispensabile per consentire ai titolari dei diritti, soprattutto PMI, di accedere a una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e procedure semplificate, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.   

Le nuove norme adottate con il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 novembre 2022, unitamente agli articoli 184-bis e ss. del Codice della Proprietà Industriale, stabiliscono, tra l'altro, il contenuto delle istanze di decadenza e nullità, le modalità di deposito delle stesse e le varie fasi della procedura amministrativa, i casi di sospensione e le ipotesi di estinzione e rinuncia.

La procedura ricalca a grandi linee quella già prevista per le procedure di opposizione avverso le domande di marchio registrato che – come detto – sono già attive e possono essere promosse dagli aventi diritto entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio.

Così come le decisioni emesse dall'UIBM all'esito delle procedure di opposizioni, i provvedimenti che definiscono le procedure amministrative di decadenza e nullità, è ammesso il ricorso alla Commissione dei Ricorsi ai sensi dell'art. 135 c.p.i.

Le cause di nullità del marchio d'impresa previste dalla legge, rispettivamente agli artt. 26 e 25 c.p.i., sono più ampie di quelle per le quali è possibile attivare i provvedimenti amministrativi in esame. Ad esempio, non è possibile attivare la procedura amministrativa avanti l'UIBM per richiedere la nullità di un marchio ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), nelle ipotesi cioè in cui il diritto anteriore è costituito da un marchio non registrato avente notorietà non puramente locale ovvero da un altro segno distintivo, sempre notorio, quale ad esempio una ditta, una denominazione sociale, un nome a dominio. In questi casi, l'unica strada per ottenere la declaratoria di decadenza o nullità rimane quella di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

In linea con quanto già previsto dall'art. 123 c.p.i. per l'accertamento da parte del giudice ordinario, la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti (erga omnes) quando sia dichiarata con provvedimento dell'UIBM divenuto inoppugnabile.

I costi delle procedure sono stati definiti dall'Ufficio, con decreto interministeriale, che ha fissato in misura pari ad euro 500 l'ammontare dei diritti dovuti all'atto del deposito di un'istanza di nullità o di decadenza di un marchio d'impresa. L'ammontare stabilito si pone in linea con quanto attualmente previsto per il deposito delle analoghe istanze dinanzi all'EUIPO con riguardo ai marchi dell'unione europea.

Con l'entrata in vigore del decreto 19 luglio 2022 n. 180, l'Italia si allinea ai paesi europei, quali ad esempio Francia, Germania, Grecia, Romania e Benelux, nei quali il sistema delle procedure amministrative è già stato avviato riscontrando successo e soddisfazione da parte dei titolari dei diritti di marchio. L'augurio è che l'implementazione italiana riscuota altrettanto successo e si configuri anche nella pratica come un'alternativa efficace, veloce e non particolarmente costosa per la risoluzione dei conflitti tra i titolari dei marchi d'impresa.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 19 luglio 2022, n. 180 (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2022, n. 279)